5 tips sobre el contrato de licencia de derechos de propiedad industrial

La gestión de la propiedad industrial constituye un elemento fundamental para mejorar la competitividad de cualquier empresa. En este sentido, el Contrato de Licencia de Derechos de Propiedad Industrial permite gestionar los procedimientos de transferencia de tecnología, mediante los cuales el desarrollador y/o titular de una tecnología (licenciante) la pone a disposición de un tercero (licenciatario), con el objetivo de que esta pueda ser explotada. A continuación, analizaremos las características básicas de este tipo de contrato, y ofreceremos consejos sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de su redacción. –Titularidad de la tecnología: La característica principal del contrato de licencia es que no comporta la transmisión de la titularidad de la tecnología, que sigue en manos del licenciante. No obstante, debe delimitarse cuidadosamente el objeto del contrato, el cual puede consistir en la solicitud de una patente, la explotación de la patente una vez concedida, o bien la explotación de información no patentable, tales como secretos comerciales o información confidencial. –Acuerdo previo de confidencialidad: Normalmente, antes de firmar el contrato de licencia, ambas partes intercambiarán información sensible sobre la tecnología a explotar. En este caso, es recomendable firmar un Acuerdo previo de Confidencialidad, sin perjuicio de la Cláusula de Confidencialidad que podrá incluirse posteriormente en el Contrato de Licencia. –Tipo de licencias que se pueden otorgar en virtud del Contrato de Licencia: Licencia exclusiva: otorga plenas facultades al licenciatario. En consecuencia, el licenciante no puede ni conceder otras licencias, ni explotar la tecnología por sí mismo. Licencia única: tanto el licenciatario como el licenciante pueden explotar la tecnología, pero el licenciante no puede conceder otras licencias. Licencia no exclusiva: El titular de la tecnología (licenciante) conserva el derecho a explotar la tecnología de forma independiente y tiene la facultad de conceder otras licencias a terceros. En defecto de pacto, es el tipo de licencia que se presume. –Delimitación geográfica y duración: La licencia puede ser concedida para una zona geográfica específica o para varias regiones o países. Adicionalmente, debe delimitarse la duración de la licencia. Por ejemplo, en el caso de las patentes, la duración del contrato suele coincidir con su vida útil. –Retribución de la licencia: La forma más habitual de retribución por la explotación de una licencia es el pago de regalías, que se corresponden con un porcentaje de los ingresos generados por el uso de esta tecnología licenciada. El importe de la regalía puede ser fijo o variable, y no existe un criterio único para determinar el porcentaje que se va a aplicar. Los métodos más habituales de cálculo son los siguientes: Método de análisis de los costes: consiste en calcular cuánto se ha invertido en el desarrollo y la protección de la tecnología. Método de la regla del 25%: el licenciante obtiene el 25% sobre los beneficios de explotación de la licencia. Análisis del valor actual neto: se analizan los flujos de caja que se producen al licenciar la tecnología. ¿Desea más información sobre el Contrato de Licencia de Derechos de Propiedad Industrial? Desde el Departamento Jurídico de PIMEC le podemos ayudar https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica